“新百伦”商标之争的孰是孰非

2013年，曾有一起关于新百伦的案件十分绕脑，想要在此探讨一二，顺便帮助大家明白“百伦”、“新百伦”、“NewBalance”到底是否相同。这起案件的争议焦点共有六项:1.本案是否中止诉讼；2.本案适用2001年修改的商标法还是2013年修改的商标法；3.周百乐“百伦”、“新百伦”注册商标是否有实际使用；4.新百伦公司对“新百伦”标识是否享有在先企业名称字号权、未注册商标先用权、知名商品特有名称权，周乐伦是否恶意抢注“新百伦”商标；5.新百伦公司是否侵害周乐伦涉案注册商标专用权；6.本案赔偿数额如何确定。本文只就其中几项作为探讨主要内容。

一、关于本案适用2001年修改的商标法还是2013年修改的商标法的问题

在终审中，新百伦公司上诉认为本案应适用2013年8月30日第三次修改的《中华民共和国商标法》，但其实在2014年2月10日公布的《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条中已经规定：“除本解释另行规定外，商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事案件，涉及该决定实施前发生的行为的，适用修改前商标法的规定；涉及该决定实施前发生，持续到该决定施行后的行为的，适用修改后商标法的规定。”也就是说，只有在新百伦公司使用“百伦”、“新百伦”商标这个行为一直持续到2013年商标法修改的实施，即2014年5月1日，才可以使用2013年修改的商标法。而事实是，新百伦公司的行为在2014年5月1日前已经停止，所以虽然终审在2014年5月1日后，仍应适于2001年修改的商标法。

二、关于周乐伦“百伦”、“新百伦”注册商标是否有实际使用问题

在终审中，新百伦公司上诉认为周乐伦提供的证据不能证明其涉案注册商标有实际使用。《中华人民共和国商标法实施条例》第三条规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商品用于广告宣传、展览以及其他商品活动中。”在周乐伦提供的证据中其在获得“百伦”商标后，在全国多家商场开设专柜销售以“百伦”为商标的商品，《今日早报》、《钱江晚报》、《每日商报》等多家大型媒体也作了相应的报道。同时，周乐伦提供的证据也证明了周乐伦将“新百伦”注册商标许可星珈公司使用，星珈公司先后在全国多家百货商店开设专柜销售以“新百伦”为商标的商品，且新百伦公司在本案二审诉讼期间购买并提交给法庭的一双“新百伦”鞋，也证明了周乐伦存在实际使用“新百伦”注册商标的事实。而在此时，新百伦公司又发难说，周乐伦有时使用“百倫”标识，“百倫”与“百伦”应属不同的商标。但事实上，“倫”与“伦”只是繁体字与简体字的区别，二者并无实质区别，而且周乐伦也提供了一系列证据证明上述使用的主体均是其家族企业，鉴于当时的历史环境，终审法院认为应认定上述使用属于对周乐伦“百伦”注册商标的使用。

三、关于新百伦公司对“新百伦”标识是否享有在先企业名称字号权、未注册商标先用权、知名商标特有名称权，周乐伦是否恶意抢注“新百伦”商标的问题。

（一）新百伦公司对“新百伦”标识是否享有在先企业名称字号权、未注册商标先用权、知名商标特有名称权

1.新百伦公司对“新百伦”标识是否享有在先企业名称字号权。在先企业名称字号权就是说，一个公司在没有进行商标注册的情况下使用一个商标，即使另一公司在后注册了该商标，前一公司依旧可以使用该商标，并享有排他性使用的权利。首先，一个公司要想使用一个商标，该公司应先注册成立，而新百伦公司直到2006年12月27号之后才注册登记成立，其最早使用“新百伦”的行为只能是2006年12月27号之后，显然晚于周乐伦涉案“百伦”、“新百伦”注册商标的申请日，所以新百伦公司以其本身企业名称中“新百伦”的字号来对抗周乐伦在先注册商标权的行为缺乏法律依据。其次，新百伦公司认为其对“新百伦”字号享有在先企业名称权的主要依据之一，是世跑运动用品（深圳）有限公司与2003年11月17号经工商部门核准变更企业名称为新百伦运动用品（深圳）有限公司，早于周乐伦申请注册“新百伦”商标的时间，但是，新百伦运动用品（深圳）有限公司的企业类型为外商独资企业，股东为“世跑（英属维京群岛）公司”，而新百伦公司的企业类型为有限责任公司（台港澳法人独资），其股东为NEW BALANCE INTERNATIONAL LIMITED（新平衡公司），从各个角度都无法证明二者为关联公司或董事长系同一人，所以新百伦运动用品（深圳）有限公司使用“新百伦”作为企业名称字号，不等于新平衡公司也使用了“新百伦”字号。再者，企业名称字号在反不正当竞争事件中受到我国法律保护的一个条件是，该字号须具有一定的市场知名度、为公众所知悉。然而，新百伦公司无法证明在周乐伦申请注册“新百伦”标识前，新平衡公司已经具有一定的市场知名度、为公众所知悉。因此，新百伦公司对“新百伦”不享有在先企业名称字号权。

2.新百伦公司对“新百伦”标识是否享有未注册商标先用权。未注册商标先用权就是说，一个公司在未进行商标注册的情况下使用该商标，并使该标识在中国具有一定的影响力，即使另一公司在后注册了该商标，前一公司依旧可以使用该商标。首先，判定一个公司是否享有未注册商标先用权，该公司的关联公司本身应商标性地使用了该标识，本案中，周乐伦涉案“百伦”注册商标的申请时间是1994年8月25日，“新百伦”注册商标的申请时间是2004年6月4日，而新百伦公司提供的证据虽然证明了“新百伦New Balance公司”于2003年11月正式登陆中国市场的报道，但上述证据主要是少量的第三方新闻媒体关于“新百伦New Balance公司”于2003年11月正式登陆中国的报道，以及《SIZE尺码》杂志2004年5月创刊号“合作伙伴”中有“NB New Balance新百伦”组合标识的广告，不能证明新百伦公司的关联公司本身在商标性地使用了“新百伦”标识。其次，判定一个公司是否享有未注册商标先用权，该公司应在涉案商标申请注册前使用了该商标，根据上述证据，新百伦公司使用“新百伦”标识的时间虽早于周乐伦申请注册“新百伦”的时间，但“新百伦”与“百伦”属于近似商标，新百伦公司登陆中国市场的时间明显晚于“百伦”商标的申请注册时间，也晚于该商标获得核准注册的时间即1996年8月21日。再者，新百伦公司没有证据证明其已经实际使用了“新百伦”标识并在中国具有一定的影响力。因此，新百伦公司不能对“新百伦”标识享有未注册商标先用权。

3.新百伦公司对“新百伦”标识是否享有在先使用的知名商品特有名称权。至此，大家对于这类在先权力的判定应该有了一个大概的认知，能够判断出新百伦公司对“新百伦”标识是无法享有在先使用的知名商品特有名称权的，原因有二，一是在1中说的新百伦公司提供的证据不能证明其关联公司对“新百伦”标识的使用在周乐伦申请注册“百伦”、“新百伦”商标之前已经“在中国境内具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉”，二是在2中说的新百伦公司使用的“新百伦”标识已经侵犯了周乐伦在先注册并获得核准的“百伦”商标。

（二）周乐伦是否恶意抢注“新百伦”商标的问题

首先，虽然周乐伦申请注册“新百伦”的时间晚于新平衡公司正式登陆中国的时间，但新百伦及其关联公司不具有1、2、3中提及的各项权利，因此周乐伦无从侵犯新百伦公司及其关联公司所主张的在先权利。其次，“新百伦”与“百伦”属于近似商标，因此周乐伦在同类商品上注册“新百伦”商标具有其合理性。再者，“新百伦”并非“New Balance”唯一音译或意译，“New Balance”意译应为中文“新平衡”，新百伦公司一在本案中称关联公司“New Balance Athletic Shoe, Inc.”为新平衡运动鞋公司，其也称产品之前名称为“纽巴伦”，故“新百伦”也非“New Balance”的唯一音译。因此，周乐伦不存在恶意抢注“新百伦”商标的问题。

四、关于新百伦公司是否侵害周乐伦涉案注册商标专用权的问题

（一）新百伦公司使用“新百伦”标识是否会导致相关公众的混淆问题

首先，未经周乐伦允许，新百伦公司本身并不具有使用“百伦”、“新百伦”标识的权利，但新百伦公司却在实体专卖店、网上专卖店、官方网站、新浪微博、宣传手册及视频广告等处商标性使用“新百伦”标识，这种行为对于中国相关公众来说，比使用英文全称更容易记忆。而且，新百伦公司组合使用“New Balance/新百伦”、“NB/新百伦”或“NewBalance新百伦/NB图形”等标识，并在中国大陆上进行广泛的、持续的、大量的销售和广告宣传，这种行为不仅使得相关公众误以为“New Balance”、“NB”、“新百伦”之间有联系，且易使相关公众误以为周乐伦销售产品的为假冒产品，从而损害周乐伦依法享有的注册商标专用权。

（二）新百伦公司对“新百伦”标识的使用是否属于合理使用的问题

首先，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一天规定，“将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易引起相关公众产生误认的属于侵犯注册商标专用权的行为。”由上一段内容，我们已经可以知道，新百伦公司使用“新百伦”商标的行为构成侵权。其次，新百伦公司上诉认为新平衡公司拥有第35类广告和销售项目“推销（替他人）”等服务上的“新百伦”注册商标，新百伦公司经新平衡公司授权，在销售和宣传中使用“新百伦”商标的行为不侵害周乐伦的商标权。但实际上，推销类服务的目的是为他人宣传、推销产品，而新百伦公司却是为了推广自己的产品，该行为已经构成对周乐伦涉案注册商标专用权的侵犯。因此，新百伦公司对“新百伦”标识的使用不属于合理使用。

虽然在2013年的这起案件中，最后的赢家是周乐伦，但在现在，却是新平衡公司更为红火，周乐伦反倒是被人渐渐忘淡甚至被认为是侵权者，每每提起“新百伦”，大家最先想起的也是带有“N”标识的新平衡跑鞋，商标侵权带给一个企业的损害由此可见。对此，我们应该反思，为什么那么多的商家在法律的边缘不断试探，为什么被侵权者会反被认为是侵权者，是否只是因为那些商家法律意识淡薄，亦或是广大群众缺乏分辨真伪的能力，还是说是我们这些为法律服务的人错了，我们的决断并没有达到这起诉讼事件的真正目的，并没有帮助群众在“新平衡”和“新百伦”之间划上一条明显的分界线，那我们的作用究竟又是什么呢？